YARGITAY KARARI
DAİRE : 11. Hukuk Dairesi
ESAS NO : 2021/5983
KARAR NO : 2023/700
KARAR TARİHİ : 08.02.2023

MAHKEMESİ : Bölge Adliye Mahkemesi 16. Hukuk Dairesi

Taraflar arasındaki markanın iptali davasından dolayı yapılan yargılama sonunda İlk Derece Mahkemesince davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.

Kararın taraf vekilleri tarafından istinaf edilmesi üzerine, Bölge Adliye Mahkemesince başvurunun kabulü ile İlk Derece Mahkemesi hükmü kaldırılarak yeniden esas hakkında hüküm kurulmak suretiyle davanın kabulüne karar verilmiştir.

Bölge Adliye Mahkemesi kararı davalı vekili tarafından temyiz edilmekle; kesinlik, süre, temyiz şartı ve diğer usul eksiklikleri yönünden yapılan ön inceleme sonucunda, temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten ve Tetkik Hâkimi tarafından hazırlanan rapor dinlendikten sonra dosyadaki belgeler incelenip gereği düşünüldü:

I. DAVA
Davacılar vekili dava dilekçesinde; davacıların yetkilisi olduğu dava dışı DSM isimli şirketin markalarına karşı, davalının 2007/44078 numaralı, 23, 24, 25, 26 ncı sınıflarında tescilli bulunan markasına dayanarak Türk Patent ve Marka Kurumu (TPMK) nezdinde itiraz ettiğini, itirazın reddine ilişkin Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu (YİDK) kararının iptali davaları ile hali hazırda tescilli markalar aleyhine de hükümsüzlük davaları açmış olduğunu, davacı şirket yetkilileri aleyhine de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 2016/107399 sayılı soruşturma dosyası ile markaya tecavüz suçundan şikayette bulunduğunu, dava dışı DSM şirketinin de davalı aleyhine Bakırköy 2. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesinin 2016/37 E. sayılı dosyası kapsamında 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin (556 sayılı KHK) 14 üncü maddesi uyarınca kullanmama sebebi ile iptal davası açtığını, söz konusu davada davalının markaları kullanmadığının bilirkişi marifetiyle tespit edildiğini ileri sürerek davalı adına TPMK nezdinde tescilli bulunan 2007/44078 numaralı “mila by nova” şekil ibareli markanın tescilli bulunduğu tüm mallar bakımından 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun (6769 sayılı Kanun) 9, 26 ve geçici maddeleri uyarınca kullanmama sebebiyle iptali ile sicilden terkinine karar verilmesini talep etmiştir.

II. CEVAP
Davalı vekili cevap dilekçesinde; müvekkili şirketin hak sahibi olduğu Mila by Nova markasını Nova Fashion Grup’ta yer alan müvekkili şirket ile aynı grupta yer alan Teksim Giyim Pazarlama Ltd. Şti. arasında imzalanan 17.12.2012 tarihli protokol uyarınca ciddi, istikrarlı ve kesintisiz olarak kullandığını, müvekkili şirketin Mila By Nova markasında üretim yaptığını ve ürünleri çeşitli kanallarda pazarladığını, markasını ciddi ve istikrarlı kullanan müvekkilinin imalatçı, toptancı olarak kendi müşteri kitlesini yarattığını, davanın kötü niyetli açıldığını savunarak reddini istemiştir.

III. İLK DERECE MAHKEMESİ KARARI
İlk Derece Mahkemesinin yukarıda tarih ve sayısı belirtilen kararı ile davalı tarafa ait markanın 25 inci sınıf yönünden ciddi olarak tanıtımı, ürün satışının yapıldığı, söz konusu satışların dava dışı Teksim Giyim Sanayi tarafından gerçekleştirildiği, davalı ile yapılan sözleşme gereği bu kullanımların marka sahibinin izni ile kullanım olması nedeniyle kullanım kabul edilmesi gerektiği, markanın asli unsuru değiştirilmeden 25 inci sınıf emtiada kullanıldığından bu sınıf yönünden yerinde olmayan davanın reddi gerektiği, diğer yandan 23, 24 ve 26 ncı sınıf emtialarda ve sınıfta ciddi bir kullanım bulunmadığından kullanımın ispat yükü davalı tarafa ait olup bu yöndeki kullanımlar ispat edilemediğinden bu kısımlar yönünden davanın kabulüne karar vermek gerektiği gerekçesiyle davacı tarafın davasının kısmen kabul ve kısmen reddi ile 2007/44078 Mila by NOVA markasının kullanılmama nedenine yönelik iptal davasının 25 inci sınıf yönünden markanın kullanımı olup ciddi kullanım ve markanın esaslı unsuru bozulmayacak şekilde kullanımı söz konusu olduğundan bu sınıf yönünden talebin reddine, 23, 24 ve 26 ncı sınıf yönünden ise davalı tarafın markaya yönelik ciddi bir kullanımı ispat edilemediğinden bu sınıflar yönünden markanın iptali ile TPMK’dan terkinine karar verilmiştir.

IV. İSTİNAF
A. İstinaf Yoluna Başvuranlar
İlk Derece Mahkemesinin yukarıda belirtilen kararına karşı süresi içinde davacılar vekili ve davalı vekili istinaf başvurusunda bulunmuştur.

B. İstinaf Sebepleri
1.Davacılar vekili istinaf dilekçesinde özetle; Mahkemenin kararının hatalı olduğunu, davalı markasının kullanımına ilişkin sunulan faturaların dava dışı Teksim Giyim San. Tic. Ltd. Şti. adına olduğunu, tescil sahibi adına fatura ibraz edilemediğini ve marka kullanım-lisans sözleşmesinin ibraz edilemediğini, davalı tescilli markası “Mila By Nova” olmasına rağmen “Mila” ibaresi kullanımının markanın kullanımı şeklinde yorumlandığını, yine faturadaki kullanım dışında yer alan, yani kullanım tespit edilmeyen “Çoraplar. Ayak giysileri, baş giysileri” bakımından bu ürünlerin de 25 inci sınıfta yer alması nedeniyle genişletici yorum yapılmasının Yargıtay 11. Hukuk Dairesinin kararlarıyla bağdaşmadığını, karara dayanak bilirkişi raporunda yapılan tespitlerin hatalı ve hukuka aykırı olduğunu, raporda davalı markasından ayrılan salt “MİLA” markalı kullanımların davalı “Mila By Nova” markasının kullanımı şeklinde yorumlanarak, hatta 25 inci sınıfta çoraplar, ayak ve baş giysileri emtiası bakımından kullanımlarının tespit edilememiş olduğunun belirtildiği hâlde 25 inci sınıfta tüm emtiaları kapsayacak şekilde 25 inci sınıfta kullanımın bulunduğunun belirtilmesinin Yargıtay kararlarına aykırı olduğunu, Bakırköy 1. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesinin 2016/37 E. sayılı dosyasına sundukları Yrd. Doç. Dr. Tamer Pekdinçer ve Doç. Dr. Hale Gezer’in uzman görüşünü tekrar dosya kapsamına sunduklarını, uzman mütalaasında açıklandığı üzere markanın esaslı unsurunun Türk Marka Hukukunun genel prensibi olan markanın bölünmezliği ilkesi prensibi kapsamında MİLA ve NOVA ibareleri olduğunu, üçüncü kişi tarafından kesilen faturaların lisans şerhi bulunmadan üçüncü kişilere karşı kullanımın ispatı olarak ileri sürülemeyeceğini, iptal davalarında kullanımın sınıf altındaki her bir emtia yönünden tek tek araştırılması gerektiğini, davalının sunduğu Teksim Firmasına kullanım hakkı tanındığına ilişkin belgenin Noterden onaylı olmadığını, delil mahiyeti bulunmadığını, 6769 sayılı Kanun’un 148 inci maddesinin beşinci fıkrası gereğince sicile kaydedilmeyen hukuki işlemlerden doğan hakların iyi niyetli üçüncü kişilere karşı ileri sürülemeyeceğini, sunulan faturalar üçüncü kişiye ait olduğu gibi, kullanımların tescil edildiği şekli ile değil MİLA şeklinde olduğunu, Bakırköy 1. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesinin 2016/37 E. sayılı dosyasına sunulan bilirkişi raporunda davalının 25 inci sınıf da dahil olmak üzere tescil edildiği tüm sınıflar bakımından iptali gerektiğinin belirtildiğini, Mahkemenin aldığı raporun bu rapor ile de çeliştiğini, markanın 23, 24, 26 ncı sınıflar bakımından kullanılmadığının sabit olduğunu, 25 inci sınıf yönünden de davalının kullanımının bulunmadığını, bilirkişilerin MİLA şeklindeki kullanımın “Mila by Nova” markası bakımından geçerli bir markasal kullanım teşkil edeceği şeklindeki görüşünün Yargıtay 11. Hukuk Dairesinin kararları ile çeliştiğini, Yargıtay 11. Hukuk Dairesinin 07.05.2013 tarihli, 2011/6823 E. ve 2013/9240 K. sayılı kararında SARAY PENGUEN markasının, PENGUEN MEYVELİ KEK şeklindeki kullanımının, kullanım olarak değerlendirilmediğini, 16.09.2013 tarihli, 2012/1624 E. ve 2013/15661 K. sayılı kararında MAGIC ZERO markasının MAGIC olarak kullanılmasının markanın ayırt edici karakterini değiştirmeden farklı unsurlarla kullanım olarak kabul edilmediğini, 26.11.2001 tarihli, 6361,9286 sayılı kararında İZO kelimesinin kullanımının İZOSU markasının kullanıldığı anlamına gelmeyeceğinin belirtildiğini, bilirkişi raporundaki markanın asıl ve ayırt edici unsurunun MİLA ibaresi olduğunu ve kullanımın markanın ayırt edici karakterinin değiştirilmeden kullanılması şeklindeki değerlendirmelerin yerinde olmadığını, faturaların alt kısmındaki “ürünler MİLA markalıdır” şeklindeki faturaların kabul edilemeyeceğini, sonradan ekleme yapılmış olabileceğini, raporda da bunların ayrı ayrı belirtildiğini, “Mila By Nova” şeklindeki kullanımların 14.02.2017 tarihinden itibaren başladığını, son üç aylık kullanımların dikkate alınamayacağını, faturaların 25 inci sınıf bakımından ciddi bir kullanım arz etmediğini, yıllık net satışlar üzerinde oldukça küçük bir pay oluşturduğunu belirterek İlk Derece Mahkemesi kararının kaldırılarak davanın kabulüne karar verilmesini istemiştir.

2. Davalı vekili istinaf dilekçesinde özetle; davacıların, DSM Grup Danışmanlık İletişim ve Satış Tic. A.Ş.’nin imza yetkilisi olduğunu, şirket adına daha önce aynı konuda Bakırköy 1. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesinin 2016/37 E. sayılı dosyası ile dava açıldığını, davada verilen kararın bu davanın açılış tarihi itibariyle kesinleşmediğini, davanın şirket adına açıldığının kabulü ile derdestlik nedeniyle davanın reddi gerektiğini, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 2016/107399 soruşturma nolu dosyasında kovuşturmaya yer olmadığı kararı verildiğini, davacı şahıslar adına açılan davanın hukuki yarar yokluğundan reddedilmesi gerektiğini, Mahkemenin 25 inci sınıf yönünden davanın reddine dair kararının haklı ve yerinde olduğunu, 25 inci sınıfın bileşeni olan ve 25 inci sınıftaki mallar ile aynı tipten olan 23, 24 ve 26 ncı sınıflar yönünden markanın iptaline karar verilmesinin hatalı ve hukuka aykırı olduğunu belirterek kararın kaldırılıp derdestlik ve hukuki yarar yokluğundan davanın reddine, bu mümkün olmazsa, davanın kabul edilen kısmının kaldırılarak tümden reddine karar verilmesini istemiştir.

C. Gerekçe ve Sonuç
Bölge Adliye Mahkemesinin yukarıda tarih ve sayısı belirtilen kararı ile davalı vekilinin istinaf başvurusu yönünden davacılar … …ve …’un dava dışı DSM Grup Danışmanlık Şirketi’nin yetkilileri oldukları ve davacıların davalının 2007/44078 sayılı tescilli markasına tecavüz ettiklerinden bahisle, davalı tarafın şikayeti üzerine, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 2016/107399 soruşturma nolu dosyası ile haklarında soruşturma başlatıldığı, bu davacıların iptal davası açmakta hukuki yararlarının bulunduğu, ancak davacılardan … hakkında soruşturma başlatılmadığı, şirket yetkilisi de olmadığı, bu davacının davalı markasının iptalini talep etmekte hukuki yararının bulunmadığı kanaatine varıldığı, … yönünden dava şartı yokluğundan davanın reddine karar vermek gerekirken, onun yönünden de yargılamaya devam edilmesinin doğru olmadığı, davalı vekili Bakırköy 1. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesinin 2016/37 E. sayılı dosyasının bu dava yönünden derdestlik teşkil ettiğini ileri sürmüşse de, dosya kapsamında bulunan karar örneğinden, davacılar tarafından değil, DSM Grup Danışmanlık Şirketi tarafından iptal davası açıldığı, 556 sayılı KHK’nın 14 üncü maddesine dayanarak açılan davada, davanın yasal dayanağının Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmesi nedeniyle davanın yasal dayanağı ortadan kalktığından, davanın esası hakkında karar verilmesine yer olmadığına karar verildiği, bu davanın ise 07.01.2010 tarihinde yürürlüğe giren 6769 sayılı Kanun hükümlerine göre açıldığı, dolayısıyla bu dava yönünden derdestlik teşkil etmeyeceği, Mahkemenin derdestlik itirazının reddine karar vermesinin yerinde olduğu, ayrıca davalı vekili 25 inci sınıftaki mallar ile aynı tipten olan 23, 24 ve 26 ncı sınıflar yönünden markanın iptaline karar verilmesinin hatalı olduğunu ileri sürmüşse de, yukarıda atıf yapılan içtihatta da ayrıntılı olarak belirtildiği üzere “markanın tescilli olduğu her bir emtia bakımından ayrı ayrı değerlendirme yapılması gerektiğinden” alınan bilirkişi raporu ile davalının 23, 24, 26 ncı sınıflarda kullanımını ispatlar delil sunamadığından, bu sınıflar yönünden davanın kabulüne karar verilmesinin yerinde olduğu, davacılar vekilinin istinaf başvurusu yönünden ise, markanın ayırt edici unsurlarının değiştirilmeksizin farklı şekillerde kullanımı, 6769 sayılı Kanun’un 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendine uygun bir kullanım sayılabilecekse de, markanın ayırt edici unsurunun değiştirilip değiştirilmediği, tescil kapsamında kullanım bulunup bulunmadığının tespitinde ticari dürüstlük ve iyi niyet kurallarının geçerli olacağı, markanın kullanıldığının ispatı yönünden, markanın birebir aynısının kullanılması gerekmiyorsa da, markanın tüketici nezdinde, markayı taşıyan mal ve/veya hizmetin kimden kaynaklandığı algısını değiştirmeyecek türden bir kullanım olması gerektiği, davalının tescilli markası “Mila by Nova” ibareli olup Türkçe karşılığının NOVA’nın MİLA’sı anlamına geldiği, MİLA ve NOVA ibarelerinin her ikisinin de markanın asli unsuru olduğu, MİLA markasının bir kısım giysi emtialarında kullanılmasının “Mila by Nova” markasının ayırt edici unsurunu değiştirmeden kullanım olarak kabul edilmesinin yerinde olmadığı, ayrıca Mahkemenin kabulüne göre dahi 25 inci sınıfta her bir alt sınıfta tescilli emtia yönünden ayrı ayrı markanın kullanılıp kullanılmadığı değerlendirilerek kullanılmayan emtialar yönünden davanın kabulüne karar verilmesi gerekirken kullanımın ispatlanamadığı “Çoraplar, Ayak giysileri. Baş giysileri” yönünden de davanın reddine karar verilmesinin yerinde görülmediği, Mahkemenin dava dışı Teksim Şirketi’nin “MİLA” markasının giysi ürünlerinde kullanımı, davalı şirketin “MİLA BY NOVA” markasının ayırt edici karakterini değiştirmeden, marka sahibinin izni ile kullanım şeklinde kabul edilemeyeceğinden, davanın 25 inci sınıf yönünden de kabulü gerekirken kısmen reddine karar verilmesi yerinde olmadığından, davacı vekilinin istinaf başvurusunun kabulü ve davacı …’nin hukuki yararı bulunmadığından bu davacının davasının dava şartı yokluğundan reddi gerekirken yargılamaya devam edilerek bu davacı hakkında da esasa ilişkin karar verilmesi yerinde olmadığından davalı vekilinin istinaf başvurusunun kısmen kabulü ile İlk Derece Mahkemesi kararı kaldırılarak ve yeniden hüküm kurularak davacı …’nin dava açmakta hukuki yararı bulunmadığından bu davacı tarafından açılan davanın dava şartı yokluğundan usulden reddine, davacılar … …ve … tarafından açılan davanın kabulüne, davalı şirket adına tescilli 2007/44078 Mila by NOVA markasının tescilli olduğu 23, 24, 25, 26 ncı sınıflar yönünden ciddi bir kullanımı ispat edilemediğinden tüm sınıflar yönünden markanın iptaline ve karar kesinleştiğinde TPMK’ya bildirilmesine karar verilmiştir.

V. TEMYİZ
A. Temyiz Yoluna Başvuranlar
Bölge Adliye Mahkemesinin yukarıda belirtilen kararına karşı süresi içinde davalı vekili temyiz isteminde bulunmuştur.

B. Temyiz Sebepleri
Davalı vekili temyiz dilekçesinde özetle; İlk Derece Mahkemesinin, 25 inci sınıf yönünden vermiş olduğu davanın reddine dair kararın dosya kapsamına, maddi gerçeğe ve hukuka uygun olduğunu, aynı aile şirketler grubu içinde yer alan Teksim Şirketi’nin, müvekkili şirketin vermiş olduğu izin ile markanın aynısını ve ayrıca ayırt edici karakterini değiştirmeden kullandığının açıkça sübuta ermiş olduğunu, Bölge Adliye Mahkemesinin MİLA ve NOVA ibarelerinin her ikisi de markanın asli unsuru olduğu değerlendirmesi hatalı olduğunu, zira markanın esaslı unsuru “Mila” ibaresi olmakla birlikte ürünü işaret ederken Nova ibaresinin ise müvekkilinin içinde yer aldığı şirketler grubunu işaret ettiğini, bitişik yazılmak suretiyle iki kelimeden veya ayrı ayrı iki kelimeden veya ayrı ayrı birden fazla sözcükten oluşan markalarda karakteristik sözcük çıkartılmadığı sürece, bir sözcüğün çıkartılmasının tüketici açısından farklı marka algısı yaratmıyorsa markanın kullanıldığı anlamına geleceğini, yine markayı oluşturan kök unsur kullanılmak şartıyla markanın bazı unsurlar ilave edilerek kullanılması ya da markanın çeşitli versiyonlarının kullanılmasının da markanın kullanılması anlamına geleceğini, dolayısıyla “Mila by Nova” markasında kök, esaslı unsurun “Mila” olduğunu, “By Nova”nın ticaret unvanına işaret eden markasal unsurdan ziyade markayı taşıyan ürünlerin üreticisini belirttiğini, “Mila” ibaresinin markanın esaslı unsuru olduğuna ilişkin diğer dava dosyalarına sunulmuş bilirkişi raporları ve kesinleşmiş mahkeme kararı da bulunduğunu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 2016/107399 soruşturma dosyasında verilen takipsizlik kararının kesinleştiğini, bu nedenle davacı … …ve …’un da işbu davayı açmakta hukuki yararı bulunmadığını belirterek ve istinaf dilekçesini tekrar ederek Bölge Adliye Mahkemesi kararının bozulmasını istemiştir.

C. Gerekçe
1. Uyuşmazlık ve Hukuki Nitelendirme
Dava, davalı markasının 6769 sayılı Kanun’un 9, 26 ve geçici maddeleri uyarınca kullanmama sebebiyle iptali istemine ilişkindir.

2. İlgili Hukuk
1. 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun (6100 sayılı Kanun) 369 uncu maddesinin birinci fıkrası ile 370 ve 371 inci maddeleri.

2. 6769 sayılı Kanun’un 9, 26 ve geçici maddeleri.

3. Değerlendirme
1. Bölge adliye mahkemelerinin nihai kararlarının bozulması 6100 sayılı Kanun’un 371 inci maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı hâlinde mümkündür.

2. Temyizen incelenen karar, tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dayandıkları belgelere, uyuşmazlığa uygulanması gereken hukuk kuralları ile hukuki ilişkinin nitelendirilmesine, dava şartlarına, yargılama ve ispat kuralları ile kararda belirtilen gerekçelere göre usul ve kanuna uygun olup davalı vekilince temyiz dilekçesinde ileri sürülen nedenler kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

VI. KARAR
Açıklanan sebeplerle;
Temyiz olunan Bölge Adliye Mahkemesi kararının 6100 sayılı Kanun’un 370’inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca ONANMASINA,

Aşağıda yazılı temyiz giderinin temyiz edene yükletilmesine,

Dosyanın İlk Derece Mahkemesine, kararın bir örneğinin Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmesine,

08.02.2023 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.